律师说法

 
禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。下面通过最高院提审的一个专利权侵权案件，理解“禁止反悔原则”的法理和应用：
一、案例分析
中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案
双方就名称为“一种舵机”的实用新型专利（专利号为ZL200720069025）产生的侵权纠纷，在经历了上海市第二中院一审、上海市高院二审后，到最高院再审，最后最高院进行了提审。
最高院提审认为，本案当事人争议的焦点问题有：专利复审委员会决定在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效，是否导致禁止反悔原则的适用。
关于上述焦点问题。首先，禁止反悔原则的法理基础。诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。
　　其次，禁止反悔原则的适用条件。一般情况下，只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式，才有可能产生技术方案的放弃，进而导致禁止反悔原则的适用。再次，放弃的认定标准。专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的，故专利权保护范围的变化，亦体现为权利要求中技术特征的变化。在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即，由此所放弃的技术方案。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。
综上，在实务过程中，权利人要充分考虑在授权、无效过程中对专利权利范围的限缩幅度，同时综合平衡未来在维权诉讼中界定的专利权保护范围，以此获得自身最大的专利权利和利益保护。
二、关于禁止反悔原则相关法律依据
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案例应用法律若干问题的解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”
《中华全国律师协会律师办理专利侵权业务操作指引》第47条　规定：“无论专利权人是自己主动修改、限定或者放弃技术方案，还是应审查员的要求而修改、限定或放弃，也不论与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信，都不影响修改、限定或者放弃所产生的禁止反悔的法律后果。”第48条规定：“对禁止反悔原则，司法实践中通常由被诉侵权人以抗辩权的形式提出。在认定是否构成等同侵权时，即使被诉侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。”第70条规定：“对于通过禁止反悔原则已经被排除在专利权保护范围之外的技术特征，在适用等同原则时不能重新纳入专利权保护范围。”第100条规定：“在专利侵权诉讼中，权利人依据专利权人在专利授权程序或者无效宣告程序中通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，指控他人侵犯专利权的，不应得到法律的支持，被诉侵权人可以提出禁止反悔抗辩。”
《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》规定禁止反悔原则：在专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人主动或者应审查员的要求对权利要求、说明书进行修改或者陈述而放弃的技术方案，权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该放弃的技术方案的，人民法院不予支持。被告主张原告禁止反悔的，应当提交专利权人在专利授权或者无效宣告程序中对权利要求进行修改或者陈述的证据。
北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的通知规定禁止反悔原则的适用包括：“43、禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。44、当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。45、适用禁止反悔原则应当符合以下条件：（1）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；（2）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。46、禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。”
《上海法院专利审判白皮书》提出：“以禁止反悔规则限制等同侵权认定。对于权利人在专利授权确权程序中所做的实质性限制，在侵权诉讼中禁止权利人反悔，不将有关技术内容纳入保护范围。在重机株式会社诉上海力佳缝纫机有限公司侵害“缝纫机用针摆动图案变换装置”发明专利权纠纷案中，法院认为，由于专利权人在涉案专利授权审查程序中明确放弃权利要求中相应技术特征，故即使被控侵权产品中含有与相应技术特征等同的技术特征，该案也不得再以前述相应技术特征等同为由，认定等同侵权成立。”

（撰稿人：唐淑萍实习律师   高全龙律师）