律师说法

所谓涉外定牌加工（Original Equipment Manufacture，简称“OEM”），是指国内公司根据与国外公司合同的内容，对指定商标或品牌的商品进行加工并交付给委托方的商业模式，俗称“贴牌加工”或“贴牌生产”，目前已成为国际贸易中占比较大的版块。部分加工的公司也只是拿钱办事，并没有注意这个品牌在国内是否有同样的商标、是不是也属于委托方公司的，更没有注意到其中的风险：
 假设法国的一个公司在法国注册了“BCD”商标，品类为服装鞋帽，出于生产成本考虑，法国公司委托了中国的A公司进行生产加工。但巧的是，中国的B公司在中国境内也注册了“BCD”商标，并且是同一品类。这个时候A公司和B公司会擦出什么样的火花呢？没错，B公司可能要维权了，说这个商标是我注册的，你A公司侵权了！

那么涉外定牌加工到底有没有侵权？答案是：不一定！大家不要觉得这个答案倒胃口，其实这个问题也是全国知识产权法院的热点和难题：《保护工业产权巴黎公约》中明确了同一商标在不同国家受保护的独立性，也就是商标具有地域性，那么涉外定牌加工应该不是一个侵权行为才对，为什么会有侵权的可能性呢？是因为我国《商标法》第五十七条第一项与第二项规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。”这样看来，涉外定牌加工的一方生产的产品商标和国内已经注册的这个商标近似，也没有经过国内商标注册人的同意，又好像确实构成侵权了。

这篇文章主要就是跟大家分享哪些因素可能影响定性，帮助贸易公司在给国外大牌加工时尽量规避这个风险。话不多说，上干货！

笔者在帮一家顾问单位审查相关合同时参考了大量案例以寻找风险点，发现法院主要从以下两个方面判断涉外定牌加工是否侵权：

 一、商标的使用

判断涉外定牌加工是否侵权首先要判断加工一方对该商标是否构成商标法意义上的商标的使用。商标作为区分商品或服务来源的表示，基本功能在于商标的识别性。认定不构成侵权的法院主要认为涉外定牌加工属于承揽关系而非买卖关系，产品的最终流向是境外，并不会进入中国市场发挥商标识别功能，不会引起消费者对商品的混淆或误认。所以如果加工方仅是生产并进行物理贴牌，没有让该产品流入中国市场或以其他方式发挥商标的识别性，中国消费者并没有接触或知悉商品来源的可能性，那么加工方能从一定程度上避免被认定为侵权的风险。 

二、加工方是否尽到合理注意义务所谓加工方的合理注意义务，其实就是指加工方有没有这方面的审慎意识以及主观上的不正当性。例如，加工方在接到订单时，是否有了解过境外的委托公司对该商标有无所有权或有合法授权，授权范围是否与委托的一致。在明知国内有同样商标的情况下，境外委托方的目的是否具有不正当性等等。加工方有无尽到合理注意义务是判断是否侵权的主要标准。

那么作为加工一方，拿到订单的时候我们应该怎么做呢？

首先，我们需要看看该商标是否为驰名商标，如果在中国已经到了耳熟能详的地步，那么就要注意尽到合理避让义务。实在无法避免的，可以考虑请求境外的委托公司先征得国内商标所有人的同意，并且在委托加工合同中增加相关的免责条款，约定由委托方自行承担侵权责任。同样地，我们也可以在准备接受非驰名商标产品加工的委托前，在商务洽谈过程中初步检索该商标在国内是否已经注册，若已经存在同样的商标，就要提醒境外委托方注意该事项，尽量取得国内商标所有人的同意。 

其次，我们需要仔细审查境外委托方是否合法具有该商标的使用权，授权范围又是否涵盖我们洽谈的合作范围，该商标的注册或授权日期到什么时间等等。同时，我们在接受委托进行加工时，加工的时间尽量不在授权时间段之外，也要注意不要随意改动商标的贴牌样式，也不要在合同约定以外的产品上擅自贴标。 

最后，我们做的上述所有注意义务的动作，都要留有证据，包括但不限于与境外委托方、国内商标所有人的沟通记录、境外委托方的授权书复印件等。 

虽然最高院已在2018年就PRETUL涉外定牌加工商标侵权再审一案判决不构成侵权，各地法院也有相继模仿趋势。但为了保护知识产权、排除部分企业的不正当性，司法实践中法院对国内加工方的审慎、诚信义务还是有要求的。所以“大牌加工厂”们，需要注意规范地进行交易活动，防止承担过重的侵权责任。 （撰稿人：唐艺娟 律师）